z dnia 26 kwietnia 2007 r. (*1)
„Własność przemysłowa i handlowa — Prawo do znaku towarowego — Produkty lecznicze — Przywóz równoległy — Przepakowywanie produktu opatrzonego znakiem towarowym”
W sprawie C-348/04
mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 17 czerwca 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 sierpnia 2004 r., w postępowaniu:
Boehringer Ingelheim KG ,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
przeciwko
Swingward Ltd ,
oraz
Boehringer Ingelheim KG ,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
przeciwko
Dowelhurst Ltd ,
oraz
Glaxo Group Ltd
przeciwko
Swingward Ltd ,
oraz
Glaxo Group Ltd ,
The Wellcome Foundation Ltd
przeciwko
Dowelhurst Ltd ,
oraz
SmithKline Beecham plc ,
Beecham Group plc ,
SmithKline & French Laboratories Ltd
przeciwko
Dowelhurst Ltd ,
oraz
Eli Lilly and Co.
przeciwko
Dowelhurst Ltd
TRYBUNAŁ (druga izba),
w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis i L. Bay Larsen (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Sławiczek, administrator,
uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 stycznia 2006 r.,
rozważywszy uwagi przedstawione:
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2006 r.,
wydaje następujący
1Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ( Dz.U. 1989, L 40, str. 1 ) w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. ( Dz.U. 1994, L 1, str. 3 , zwanej dalej „dyrektywą 89/104”).
2Niniejszy wniosek został złożony w ramach postępowań toczących się pomiędzy Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories Ltd i Eli Lilly and Co. (zwanymi dalej łącznie „Boehringer Ingelheim i in.”), będącymi wytwórcami farmaceutyków, a Swingward Ltd (zwaną dalej „Swingward”) i Dowelhurst Ltd (zwaną dalej „Dowelhurst”), zajmującymi się przywozem równoległym tego rodzaju produktów oraz handlem nimi. Spory te dotyczą produktów leczniczych wytwarzanych przez Boehringer Ingelheim i in., których przywozu równoległego i wprowadzania do obrotu w Zjednoczonym Królestwie — po zmianie opakowań i etykiet — dokonywały Swingward i Dowelhurst.
3Na mocy art. 28 WE ograniczenia ilościowe w przywozie oraz środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Jednakże zgodnie z art. 30 WE zakazy i ograniczenia przywozowe między państwami członkowskimi uzasadnione względami ochrony własności przemysłowej i handlowej są dopuszczalne, jeżeli nie stanowią środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu wewnątrzwspólnotowym.
4Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowi:
„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
2Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku, gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”.
5Na podstawie art. 65 ust. 2 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w związku z załącznikiem XVII pkt 4, art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 został zmieniony dla celów tego porozumienia w ten sposób, że wyrażenie „na terytorium Wspólnoty” zostało zastąpione słowami „na rynek umawiającej się strony”.
Postępowania przed sądem krajowym, postępowanie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-143/00 oraz pytania, z którymi zwrócił się sąd krajowy
6Produkty lecznicze, których dotyczą sprawy przed sądem krajowym, były wprowadzane do obrotu przez Boehringer Ingelheim i in. na terytorium Wspólnoty z wykorzystaniem różnych znaków towarowych. Następnie były one nabywane przez Swingward oraz Dowelhurst i przywożone do Zjednoczonego Królestwa. W celu wprowadzania ich od obrotu w tym państwie członkowskim wymienione spółki zmieniały w określonym zakresie ich opakowania oraz dołączone do nich ulotki informacyjne.
7Dokonywane zmiany były różne. W niektórych przypadkach na oryginalnym opakowaniu umieszczona była etykieta zawierająca istotne informacje, takie jak oznaczenie podmiotu dokonującego przywozu równoległego oraz numer pozwolenia na przywóz równoległy. Na tego rodzaju opakowaniach napisy w językach innych niż angielski pozostawały widoczne, a znak towarowy nie był zakryty. W innych przypadkach produkty były przepakowywane do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których odtwarzano znak towarowy producenta. W innych jeszcze przypadkach produkty były przepakowywane do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których nie umieszczano znaku towarowego producenta, lecz nazwę generyczną produktu. Opakowanie znajdujące się wewnątrz pudełka nosiło wówczas oryginalny znak towarowy, lecz naklejano na nim etykietę wskazującą nazwę generyczną produktu oraz oznaczenie wytwórcy i podmiotu, na rzecz którego wydano pozwolenie na przywóz równoległy.
8Boehringer Ingelheim i in. sprzeciwili się tego rodzaju zmianom i w związku z tym wnieśli do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo) powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego.
9Ponieważ sąd ten uznał, że rozstrzygnięcie zawisłych przed nim sporów uzależnione jest od wykładni prawa wspólnotowego, postanowił — w sprawie C-143/00 — zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)
Czy uprawniony do znaku towarowego może korzystać ze swych praw w celu powstrzymania lub utrudnienia przywozu jego własnych towarów z jednego państwa członkowskiego do innego lub w celu sprzeciwiania się późniejszemu wprowadzaniu do obrotu lub promocji tych towarów w przypadku, gdy przywóz, wprowadzanie do obrotu lub promocja nie naruszają — a w każdym razie nie naruszają w istotny sposób — specyficznego przedmiotu tych praw?
10Powyższy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym był podstawą wyroku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim i in., Rec. str. I-3759 , w którym Trybunał orzekł:
„1)
Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy […] 89/104 […] należy interpretować w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może powoływać się na swoje prawo w celu uniemożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu równoległego przepakowywania produktów leczniczych, chyba że wykonywanie tego prawa przyczynia się do sztucznego podziału rynku pomiędzy państwa członkowskie.
11High Court of Justice zastosował powołany powyżej wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in. i orzekł na korzyść powodów w toczącym się przed nim postępowaniu.
12Jednakże orzeczenie tego sądu zostało zaskarżone do Court of Appeal (England & Wales), który w wyroku z dnia 5 marca 2004 r. zawarł kilka stwierdzeń różniących się od stwierdzeń High Court of Justice.
13W tych właśnie okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„Towary przepakowane
Towary z nową etykietą
Zawiadomienie
14Należy przypomnieć, że specyficznym przedmiotem znaku towarowego jest ochrona gwarancji pochodzenia towaru opatrzonego tym znakiem oraz że przepakowanie towaru dokonane przez osobę trzecią bez zgody uprawnionego do znaku towarowego może stwarzać realne zagrożenie dla tej gwarancji (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 29).
15Zgodnie z orzecznictwem Trybunału to właśnie przepakowywanie produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku i w tym kontekście nie jest konieczne badanie konkretnych skutków przepakowania dokonanego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 30).
16Na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowywania, jako wyjątek od zasady swobodnego przepływu towarów, nie jest dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego prawa przez uprawnionego stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 30 zdanie drugie WE (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 18 i 31).
17Wykonywanie przez uprawnionego do znaku towarowego prawa sprzeciwiania się przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powołanego przepisu, jeżeli przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi i jeżeli ponadto przepakowywanie dokonywane jest w sposób zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów uprawnionego do znaku towarowego, czyli bez naruszenia oryginalnego stanu produktu leczniczego i bez możliwości zaszkodzenia renomie znaku towarowego (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 32).
18Z kolei sprzeciw uprawnionego do znaku towarowego wobec przepakowywania produktów leczniczych przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi, jeżeli przepakowanie jest niezbędne do tego, by produkty będące przedmiotem przywozu równoległego mogły być wprowadzane do obrotu w państwie członkowskim przywozu (ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 33).
19Z utrwalonego orzecznictwa wynika zatem, że uprawniony do znaku towarowego może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym — które z samej swej istoty stwarza niebezpieczeństwo naruszenia oryginalnego stanu produktu — chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione (ww. wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb i in., pkt 57 oraz Boehringer Ingelheim i in., pkt 34).
20Należy również przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału podmiot dokonujący przywozu równoległego, który przepakowuje produkt leczniczy opatrzony znakiem towarowym, musi z wyprzedzeniem zawiadomić uprawnionego do znaku towarowego o wprowadzeniu do sprzedaży przepakowanego produktu leczniczego. Musi ponadto, na żądanie uprawnionego do znaku towarowego, dostarczyć mu próbkę przepakowanego produktu przed jego wprowadzeniem do sprzedaży. Ten ostatni wymóg pozwala uprawnionemu do znaku towarowego na sprawdzenie, czy przepakowanie nie zostało dokonane w sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszający oryginalny stan produktu i czy jego wygląd po przepakowaniu nie stwarza niebezpieczeństwa szkody dla renomy znaku towarowego. Umożliwia on także uprawnionemu do znaku towarowego lepszą ochronę przed podrabianiem towarów (ww. wyroki w sprawach Bristol-Myers Squibb i in., pkt 78 oraz Boehringer Ingelheim i in., pkt 61).
21W związku z tym w pkt 79 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał orzekł:
„[…] wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy [89/104] należy dokonywać w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, jeżeli podmiot dokonujący przywozu tego produktu przepakował go i ponownie nałożył na niego znak towarowy, chyba że:
W przedmiocie pytania 2 lit. a), dotyczącego pojęcia „przepakowywania”
22W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę pytania 2 lit. a).
23W pkt 6 powołanego powyżej wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in. Trybunał wskazał, że opakowanie każdego z produktów leczniczych, których dotyczyło postępowanie przed sądem krajowym, jak również dołączone do nich ulotki zostały w pewnym zakresie zmienione dla celów przywozu tych produktów do Zjednoczonego Królestwa.
24W pkt 7 tego wyroku Trybunał stwierdził, że sposoby dokonania zmian opakowań produktów leczniczych są różne w zależności od poszczególnych przypadków. W niektórych przypadkach etykieta zawierająca określone istotne informacje, takie jak nazwa podmiotu dokonującego przywozu równoległego oraz numer udzielonego mu pozwolenia na przywóz równoległy, została umieszczona na oryginalnym opakowaniu. Napisy w językach innych niż angielski pozostawały zatem widoczne na opakowaniu, a znak towarowy nie był zakryty. W innych przypadkach produkt został przepakowany do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których odtworzono znak towarowy. W innych jeszcze przypadkach produkty były przepakowywane do pudełek opracowanych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego, na których nie umieszczano znaku towarowego. Zamiast niego na pudełku podawano nazwę generyczną produktu. Opakowanie znajdujące się w pudełku nosiło wówczas oryginalny znak towarowy, lecz naklejano na nim etykietę wskazującą nazwę generyczną produktu oraz oznaczenie wytwórcy i posiadacza pozwolenia na przywóz równoległy. We wszystkich tych przypadkach pudełka zawierały napisaną w języku angielskim ulotkę informacyjną przeznaczoną dla pacjentów, na której umieszczony był znak towarowy.
25Należy również zauważyć, że siódme pytanie prejudycjalne High Court of Justice w sprawie C-143/00 dotyczyło wyraźnie kwestii, czy przesłanka wcześniejszego zawiadomienia, o której mowa w pkt 20 niniejszego wyroku, znajduje zastosowanie do każdego przypadku używania znaku towarowego, w tym do umieszczania nowej etykiety na towarze, czy też tylko do niektórych przypadków używania znaku.
26W pkt 55 powołanego powyżej wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in. Trybunał wskazał, że zwracając się z pytaniami piątym i siódmym, sąd krajowy zmierzał do uzyskania wyjaśnień dotyczących wymogu wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego o wprowadzeniu do sprzedaży przepakowanego towaru.
27W pkt 68 tego wyroku Trybunał stwierdził, że aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym, musi on w każdym przypadku spełnić przesłankę wcześniejszego zawiadomienia.
28Z dotychczasowych uwag wynika, że w powołanym powyżej wyroku w sprawie Boehringer Ingelheim i in. Trybunał objął zakresem pojęcia przepakowywania nakładanie nowej etykiety, które z całą pewnością stanowi jeden ze spornych sposobów dokonania zmian opakowań produktów leczniczych będących przedmiotem sprawy przed sądem krajowym.
29W tym miejscu należy podnieść, że nakładanie nowej etykiety na produkty lecznicze opatrzone znakiem towarowym, podobnie jak zmiana ich opakowań, narusza specyficzny przedmiot znaku towarowego i nie ma w tym kontekście konieczności badania konkretnych skutków działań podjętych przez podmiot dokonujący przywozu równoległego.
30Zmiana wynikająca z zastosowania nowego opakowania lub nowej etykiety produktu leczniczego opatrzonego znakiem towarowym z samej swej istoty stwarza rzeczywiste zagrożenie dla gwarancji pochodzenia, której ochronę zapewniać ma znak towarowy. Uprawniony do znaku towarowego może zatem zakazać tego rodzaju zmiany, chyba że nowe opakowanie lub nowa etykieta są niezbędne, by umożliwić wprowadzanie do obrotu towarów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione.
31Wynika z tego, że pięć przesłanek, określonych w powołanym powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., a dotyczących wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104, których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego zgłaszanie uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego wprowadzania do obrotu produktu leczniczego przepakowanego przez podmiot dokonujący przywozu, znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy przepakowanie polega na nałożeniu nowej etykiety na oryginalne opakowanie.
32Wobec tego na pytanie 2 lit. a) należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 winien być interpretowany w ten sposób, iż uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałożoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba że:
W przedmiocie pytań 1 lit. b) oraz 2 lit. c), dotyczących stosowania przesłanki niezbędności przepakowania w odniesieniu do sposobu i stylu, w jakim przepakowanie zostało dokonane
33Jak wynika z tego, co zostało stwierdzone w odniesieniu do pytania 2 lit. a), uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, chyba że zostanie spełnione pięć przesłanek, w tym przesłanka ustalenia, że korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu w ten sposób przepakowanych produktów przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi.
34Zdaniem Boehringer Ingelheim i in. wymaganie, by przepakowanie było niezbędne w celu wprowadzania do obrotu produktu w państwie członkowskim przywozu, znajduje zastosowanie również w odniesieniu do sposobu i stylu, w jakim podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt. Natomiast Swingward i Dowelhurst oraz Komisja Wspólnot Europejskich twierdzą, że wymóg ten dotyczy wyłącznie faktu przepakowania, a nie sposobu i stylu, w jakim zostało ono dokonane.
35Jak to zostało przypomniane w pkt 19 niniejszego wyroku, uprawniony do znaku towarowego może zakazywać zmian wiążących się z przepakowywaniem produktu leczniczego opatrzonego tym znakiem towarowym, chyba że przepakowywanie jest niezbędne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione.
36Ta przesłanka niezbędności zostaje spełniona, gdy przepisy lub praktyka w państwie członkowskim przywozu uniemożliwiają wprowadzanie wspomnianych produktów na rynek tego państwa w takich samych opakowaniach jak te, w których są one wprowadzane do obrotu w państwie członkowskim wywozu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Upjohn, pkt 37–39 i 43).
37Natomiast przesłanka niezbędności nie zostaje spełniona, jeżeli przepakowanie produktu wynika wyłącznie z chęci uzyskania korzyści gospodarczej przez podmiot dokonujący przywozu równoległego (zob. ww. wyrok w sprawie Upjohn, pkt 44).
38Zatem wspomniana przesłanka odnosi się wyłącznie do faktu dokonania przepakowania produktu — oraz wyboru pomiędzy nowym opakowaniem a nową etykietą — w celu umożliwienia wprowadzania tego produktu na rynek państwa członkowskiego przywozu, a nie do sposobu lub stylu, w jakim przepakowanie zostało dokonane (zob. również wyrok Sądu EFTA z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie E-3/02 Paranova Merck, EFTA Court Report 2004, str. 1 , pkt 41–45).
39Na pytania 1 lit. b) oraz 2 lit. c) należy więc odpowiedzieć, że wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania i ponownym opatrzeniu go znakiem towarowym lub na nałożeniu nowej etykiety na opakowanie zawierające ten produkt było niezbędne w celu dalszego wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, czyli jedna z przesłanek, których spełnienie zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się takiemu wprowadzaniu produktu do obrotu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane.
W przedmiocie pytań 1 lit. c) oraz 2 lit. d), dotyczących wymagania, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego
40Z pkt 21 i 32 niniejszego wyroku wynika, że art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 winien być interpretowany w ten sposób, iż uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietą na opakowanie produktu, chyba że zostanie spełnionych pięć przesłanek, wśród których znajduje się przesłanka, zgodnie z którą wygląd przepakowanego produktu nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Zatem opakowanie nie może być uszkodzone, złej jakości lub nieschludne.
41Należy podnieść, że jak to stwierdzają Boehringer Ingelheim i in. oraz Komisja, wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, nie może być ograniczony wyłącznie do przypadków opakowania uszkodzonego, złej jakości i nieschludnego.
42Trybunał bowiem, orzekając w pkt 76 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., że opakowanie uszkodzone, złej jakości lub nieschludne może szkodzić renomie znaku towarowego, ograniczył się tylko do wskazania pewnych przypadków, w których nieodpowiedni wygląd przepakowanego produktu jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego.
43Zatem przepakowany produkt leczniczy może mieć nieodpowiedni wygląd i przez to szkodzić renomie znaku towarowego w szczególności w przypadku, gdy opakowanie lub etykieta, które chociaż nie są uszkodzone, złej jakości ani nieschludne, mogą obniżać wartość znaku, naruszając wizerunek produktu postrzeganego jako niezawodny i dobrej jakości oraz zaufanie, jakie może wzbudzać u danego kręgu odbiorców (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Bristol-Myers Squibb i in., pkt 76 oraz wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior, Rec. str. I-6013 , pkt 45).
44W konsekwencji na pytania 1 lit. c) i 2 lit. d) należy odpowiedzieć, że wymóg, by wygląd przepakowanego produktu nie był w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego, stanowiący na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 przesłankę uniemożliwienia uprawnionemu do znaku towarowego, sprzeciwiania się w sposób zasadny dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu medycznego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietę na opakowanie produktu, nie jest ograniczony do przypadków, w których opakowanie po dokonanym przepakowaniu jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne.
W przedmiocie pytań 1 lit. d) oraz 2 lit. e), dotyczących okoliczności mogących szkodzić renomie znaku towarowego
45Jak słusznie stwierdza Komisja w swoich pisemnych uwagach, nieumieszczenie przez podmiot dokonujący przywozu równoległego znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym („de-branding”) albo umieszczenie tam przez niego swojego własnego logo lub identyfikacji graficznej, lub oznaczenia firmowego, lub oznaczenia używanego dla wielu różnych towarów („co-branding”), albo naklejenie dodatkowej etykiety w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo jeden ze znaków uprawnionego, albo też niezamieszczenie na etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, bądź wreszcie wydrukowanie nazwy podmiotu dokonującego przywozu równoległego wielkimi literami może co do zasady szkodzić renomie znaku towarowego.
46Jednakże podobnie jak kwestia, czy reklama może stwarzać wrażenie istnienia gospodarczego związku pomiędzy podmiotem dokonującym dalszej sprzedaży a uprawnionym do znaku towarowego, a przez to stanowić uzasadniony powód sprzeciwu w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 (zob. wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Rec. str. I-905 , pkt 51 i 55), kwestia, czy okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym niniejszego wyroku, mogą szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.
47Dlatego też na pytania 1 lit. d) i 2 lit. e) należy odpowiedzieć, że kwestia, czy okoliczność, iż podmiot dokonujący przywozu równoległego:
może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.
48Jak to zostało stwierdzone w pkt 2 i 8 niniejszego wyroku, przed sądem krajowym toczą się postępowania pomiędzy wytwórcami produktów leczniczych a podmiotami zajmującymi się przywozem równoległym tych produktów i handlem nimi, wszczęte na skutek wniesionych przez wytwórców powództw o naruszenie ich praw do znaków towarowych przez przywóz równoległy i wprowadzanie do obrotu w Zjednoczonym Królestwie produktów leczniczych w zmienionych opakowaniach lub z nowymi etykietami.
49Jak przypomniano w pkt 15 niniejszego wyroku, to właśnie przepakowywanie produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku, i w tym kontekście nie jest konieczne badanie konkretnych skutków przepakowania dokonanego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego.
50Jak wynika między innymi z pkt 31–33 niniejszego wyroku, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego w przypadku, gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietą na opakowanie produktu, chyba że zostaną spełnione przesłanki wymienione w pkt 32 niniejszego wyroku.
51Natomiast gdyby kwestia ciężaru dowodu zaistnienia tych przesłanek — których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwienie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego — należała do zakresu prawa krajowego państw członkowskich, mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której ochrona uprawnionych do znaków byłaby różna w zależności od obowiązujących przepisów krajowych. Nie zostałby wtedy osiągnięty cel „takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” przewidziany w motywie dziesiątym dyrektywy 89/104, który został przez nią określony jako „podstawowy” (zob. podobnie wyrok z dnia 18 października 2005 r. w sprawie C-405/03 Class International, Zb.Orz. str. I-8735 , pkt 73).
52W świetle powyższego należy stwierdzić, że w sytuacjach takich jak rozpatrywane w postępowaniach przed sądem krajowym, jeżeli zostanie ustalone, że produkty lecznicze będące przedmiotem przywozu równoległego zostały przepakowane, to na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnione zostały przesłanki, o których mowa w pkt 32 niniejszego wyroku, które uniemożliwiają uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwienie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu tych produktów (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Class International, pkt 74).
53Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy jednak, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.
54Na pytania 1 lit. a) i e) oraz 2 lit. b) należy więc odpowiedzieć, że w sytuacjach takich, jak rozpatrywane w postępowaniach przed sądem krajowym, na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały następujące przesłanki:
których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego.
Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.
55Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, aby podmiot dokonujący przywozu równoległego miał prawo przepakowywania produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym, musi on w każdym przypadku spełnić przesłankę wcześniejszego zawiadomienia. W razie niespełnienia tej przesłanki uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwiać się wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Obowiązkiem podmiotu dokonującego przywozu równoległego jest samodzielne zawiadomienie uprawnionego do znaku towarowego o zamierzonym przepakowaniu towarów. Nie wystarczy, że uprawniony dowie się o tym z innych źródeł, na przykład od organu udzielającego pozwolenia na przywóz równoległy produktu (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 63 i 64).
56Wynika z tego, że jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu omawianego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do tego znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia.
57Jeśli chodzi o kwestię, czy uprawniony do znaku towarowego może, z tytułu naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, dochodzić roszczeń pieniężnych na takich samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, to Boehringer Ingelheim i in. twierdzą, że brak wcześniejszego zawiadomienia winien wywoływać takie same skutki prawne jak wprowadzanie do obrotu produktów podrabianych. Zdaniem Swingward i Dowelhurst brak wcześniejszego zawiadomienia nie może być podstawą roszczeń pieniężnych, których wysokość ustalana byłaby w taki sam sposób jak w przypadku podrabiania produktów. Komisja wskazuje, że rekompensata pieniężna za brak wcześniejszego zawiadomienia winna być ustalana zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi roszczeń o świadczenia pieniężne, o ile są one zgodne z prawem wspólnotowym i międzynarodowym, a w szczególności z zasadami równoważności, skuteczności (effet utile) i proporcjonalności.
58W tym miejscu należy przypomnieć, że państwa członkowskie są zobowiązane do wyboru w ramach swobody pozostawionej im przez art. 249 akapit trzeci WE form i środków najbardziej odpowiednich do zapewnienia skuteczności (effet utile) dyrektyw, z uwzględnieniem ich celu (zob. wyroki z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie 48/75 Royer, Rec. str. 497 , pkt 75, z dnia 12 września 1996 r. w sprawach połączonych C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 i C-157/95 Gallotti i in., Rec. str. I-4345 , pkt 14 oraz z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 Adeneler i in., Zb.Orz. str. I-6057 , pkt 93).
59Zatem jeżeli, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, prawo wspólnotowe nie przewiduje szczególnych sankcji w sytuacji, gdy naruszenia zostały dokonane, na władzach krajowych ciąży obowiązek ustanowienia odpowiednich przepisów mających wówczas zastosowanie, które muszą być nie tylko proporcjonalne, lecz również na tyle skuteczne i odstraszające, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Adeneler i in., pkt 94).
60Należy przypomnieć, jak to zostało też wskazane między innymi w pkt 21 niniejszego wyroku, że niespełnienie jednej z przesłanek określonych w pkt 79 powołanego powyżej wyroku w sprawie Bristol-Myers Squibb i in. wystarczy do tego, by uprawniony do znaku towarowego mógł zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, który został przepakowany.
61Wynika z tego, że przysługujące uprawnionemu do znaku towarowego prawo zakazywania przywozu równoległego produktów leczniczych, które chociaż nie są produktami podrabianymi, to jednak zostały wprowadzone do obrotu z pominięciem obowiązku wcześniejszego zawiadomienia, musi przysługiwać mu w takim samym zakresie w przypadku sprzedaży towarów podrabianych.
62W obu tych przypadkach produkty nie powinny były zostać wprowadzone na dany rynek.
63Zatem przepis krajowy, na mocy którego w przypadku przywozu równoległego i wprowadzenia do obrotu produktów niebędących produktami podrabianymi bez wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego temu ostatniemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.
64W świetle powyższego na trzecie pytanie należy odpowiedzieć, że jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zaniechał wcześniejszego zawiadomienia uprawnionego do znaku towarowego o przepakowanym produkcie, to w przypadku każdego późniejszego przywozu tego produktu dopuszcza się on naruszenia praw do znaku, o ile nie dokonał takiego zawiadomienia. Sankcja z tytułu naruszenia musi być nie tylko proporcjonalna, ale również na tyle skuteczna i odstraszająca, by zagwarantować pełną skuteczność dyrektywy 89/104. Przepis krajowy, na mocy którego w przypadku tego rodzaju naruszenia uprawnionemu do znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia roszczeń pieniężnych na tych samych warunkach jak w przypadku podrabiania produktów, nie jest sam w sobie sprzeczny z zasadą proporcjonalności. Jednakże sąd krajowy winien w każdej konkretnej sprawie określić kwotę należnego świadczenia pieniężnego z uwzględnieniem w szczególności rozmiaru szkody wyrządzonej uprawnionemu do znaku towarowego w wyniku naruszenia, którego dopuścił się podmiot dokonujący przywozu równoległego, oraz z poszanowaniem zasady proporcjonalności.
65Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:
może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy.
których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego.
Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy.
Podpisy
(*1) Język postępowania: angielski.
Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.