Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2007.

Priimta 2007-04-26 · ECLI:EU:C:2007:249 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-348/04
Teismas
Court of Justice
Data
2007-04-26
ECLI
ECLI:EU:C:2007:249
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-348/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con decisione 17 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2004, nel procedimento

Boehringer Ingelheim KG ,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

contro

Swingward Ltd

e

Boehringer Ingelheim KG ,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

contro

Dowelhurst Ltd ,

e

Glaxo Group Ltd

contro

Swingward Ltd ,

e

Glaxo Group Ltd ,

The Wellcome Foundation Ltd

contro

Dowelhurst Ltd ,

e

SmithKline Beecham plc ,

Beecham Group plc ,

SmithKline & French Laboratories Ltd

contro

Dowelhurst Ltd ,

e

Eli Lilly and Co.

contro

Dowelhurst Ltd ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 gennaio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Diritto comunitario

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Le cause principali, il procedimento di rinvio pregiudiziale nella causa C‑143/00 e le questioni proposte dal giudice del rinvio nella presente causa

«1) Se il titolare di un marchio possa far valere i propri diritti derivanti dal marchio per bloccare o ostacolare l’importazione dei propri prodotti da uno Stato membro in un altro, ovvero per opporsi al loro smercio o alla loro promozione successivi quando l’importazione, lo smercio o la promozione non nuocciono, o almeno non nuocciono in modo sostanziale, all’oggetto specifico dei suoi diritti.

2) Se la soluzione della questione sub 1) sia diversa qualora il titolare adduca come motivazione il fatto che l’importatore o il successivo distributore commerciale utilizzi il marchio del titolare in maniera tale che, pur non pregiudicandone l’oggetto specifico, non sia necessaria.

3) Qualora un importatore di prodotti del titolare o un operatore commerciale che distribuisca tali prodotti importati debba dimostrare che il suo uso del marchio del titolare è “necessario”, se tale condizione sia soddisfatta se egli dimostra che l’uso del marchio è ragionevolmente richiesto per consentirgli di accedere a) solo a parte del mercato di tali prodotti, o b) all’intero mercato dei medesimi, ovvero se si richieda che l’uso del marchio fosse indispensabile per consentire la messa in commercio dei prodotti e, se nessuna delle precedenti soluzioni è valida, quale sia il significato del termine “necessario”.

4) Qualora il titolare del marchio sia legittimato, prima facie, a far valere i propri diritti derivanti dal marchio nazionale contro qualsiasi uso del proprio marchio su prodotti o in relazione a prodotti per i quali tale uso non è necessario, se l’esercizio di tale diritto allo scopo di ostacolare o escludere importazioni parallele dei propri prodotti che non minacciano l’oggetto specifico o la funzione essenziale del marchio costituisca un comportamento abusivo e una restrizione dissimulata al commercio ai sensi dell’art. 30, seconda frase, CE.

5) Se un importatore o un operatore che distribuisca prodotti importati, qualora intenda utilizzare il marchio del titolare sui prodotti o in relazione ai prodotti in questione, e tale uso non sia effettivamente né potenzialmente pregiudizievole per l’oggetto specifico del marchio, debba comunque previamente informare il titolare del marchio della sua intenzione di fare uso di questo.

6) In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se ciò significhi che l’omissione di detto preavviso da parte dell’importatore o del distributore commerciale ha l’effetto di legittimare il titolare a limitare od impedire l’importazione o l’ulteriore commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, anche qualora tale importazione o ulteriore commercializzazione non pregiudichi l’oggetto specifico del marchio.

7) Nel caso in cui un importatore o un operatore che distribuisca prodotti importati debba informare preventivamente il titolare del marchio in relazione ad usi del medesimo che non ne pregiudicano l’oggetto specifico,

a) se tale presupposto valga per tutti i casi del genere di uso del marchio, ivi compresi la pubblicità, la rietichettatura e il riconfezionamento, ovvero, se valga solo per alcuni usi, per quali,

b) se l’importatore o il distributore commerciale sia tenuto ad avvertire il titolare o se sia sufficiente che quest’ultimo riceva tale preavviso,

c) quale debba essere la portata del preavviso.

8) Se un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro sia legittimato, su istanza del titolare dei diritti di marchio, ad emettere provvedimenti ingiuntivi, a condannare ad un risarcimento danni o alla consegna di prodotti e ad emanare altri provvedimenti in relazione a prodotti importati, al loro confezionamento o alla loro pubblicità, qualora l’emissione di siffatti provvedimenti a) blocchi o ostacoli la libera circolazione di merci messe in commercio all’interno della Comunità dal titolare o con il suo consenso, b) non abbia però lo scopo di evitare un pregiudizio allo specifico oggetto dei diritti e non contribuisca ad evitare siffatto pregiudizio».

«1) L’art. 7, n. 2, della prima direttiva (…) 89/104 (…) dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l’esercizio di questo diritto non contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.

2) Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest’ultimo, l’accesso effettivo al mercato di cui trattasi o ad una parte rilevante di esso deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza di parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.

3) L’importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l’importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all’importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento».

«Prodotti reinscatolati

1) Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione originale, ma con un altro cartoncino stampato nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto “reinscatolato”):

a) se sull’importatore incomba l’onere della prova che la nuova confezione soddisfa tutti i requisiti posti dalla sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb [e a.], [Racc. pag. I-3457], ovvero se l’onere della prova che tali requisiti non sono stati soddisfatti incomba sul titolare del marchio, ovvero se l’onere della prova dipenda da altre circostanze e, in tal caso, da quali;

b) se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb/Paranova, come interpretato nelle sentenze 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn (…) [Racc. pag.I‑6927] e 23 aprile 2002, [Boehringer Ingelheim e a., cit.], vale a dire l’obbligo di provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l’effettivo accesso al mercato, faccia riferimento al mero riconfezionamento (come ritenuto dalla Corte [dell’Associazione europea di libero scambio] nella causa E-3/02, Paranova/Merck), oppure alle modalità e alle caratteristiche stilistiche del riconfezionamento effettuato dall’importatore parallelo, e in tal caso in che senso;

c) se il quarto requisito posto nella [citata] sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.], vale a dire che la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;

d) in caso di soluzione del quesito sub 1, lett. c), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio e se (i) il marchio non è riportato sul nuovo cartoncino esterno (“smarchiatura”) ovvero (ii) l’importatore parallelo appone al nuovo cartoncino esterno il suo logo o marchio, o adotta una propria e particolare modalità di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti (“co-marchiatura”), se tali forme di riconfezionamento debbano essere considerate tali da nuocere alla reputazione del marchio, o se debbano essere considerate circostanze di fatto di competenza del giudice nazionale;

e) in caso di soluzione del quesito sub 1, lett. d), nel senso che si tratta di circostanze di fatto, su chi gravi l’onere della prova. Prodotti rietichettati

2) Qualora un importatore parallelo commercializzi in uno Stato membro un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale al quale lo stesso importatore parallelo ha applicato un’etichetta esterna stampata nella lingua dello Stato membro di importazione (prodotto “rietichettato”);

a) se trovino applicazione tutti i cinque requisiti posti nella citata sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.];

b) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se l’importatore abbia l’onere di provare che la confezione rietichettata soddisfa tutti i requisiti posti nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], ovvero se il titolare del marchio abbia l’onere di provare che tali requisiti non sono soddisfatti, ovvero se l’onere della prova dipenda da altre circostanze;

c) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se il primo requisito posto nella sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], citata, come interpretato nelle citate sentenze Upjohn (…) e [Boehringer Ingelheim e a.], vale a dire l’obbligo di provare che è stato necessario riconfezionare il prodotto per non ostacolare l’effettivo accesso al mercato, faccia riferimento alla mera rietichettatura, oppure alle modalità e alle caratteristiche stilistiche della rietichettatura effettuata dall’importatore parallelo;

d) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), se il quarto requisito posto nella citata sentenza [Bristol-Myers Squibb e a.], vale a dire che la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio o del suo titolare, sia violato solo nel caso di riconfezionamento difettoso, di scarsa qualità o grossolano, ovvero si estenda a qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio;

e) in caso di soluzione affermativa del quesito sub 2, lett. a), e di soluzione del quesito sub 2, lett. d), nel senso che il quarto requisito è violato da qualsiasi elemento che possa nuocere alla reputazione del marchio, se nuoccia alla reputazione di un marchio il fatto che (i) l’etichetta aggiuntiva è posta in modo da occultare in tutto o in parte uno dei marchi del titolare o (ii) omette di attestare l’appartenenza del marchio di cui trattasi al titolare, ovvero (iii) il nome dell’importatore parallelo è stampato con lettere maiuscole. Preavviso

3) Se, per il solo fatto che un importatore parallelo non abbia fornito il preavviso in merito ad un prodotto riconfezionato, come stabilito dal quinto requisito posto nella citata sentenza Bristol-Myers Squibb [e a.], ed ha quindi violato il diritto di marchio del titolare,

a) qualsiasi atto successivo di importazione di tale prodotto costituisca una violazione, o se l’importatore agisca in violazione solo fino al momento in cui il titolare viene a conoscenza del prodotto ed è scaduto il termine per il preavviso;

b) il titolare abbia il diritto di chiedere un risarcimento economico (ad esempio risarcimento per i danni derivanti dalla violazione, o trasferimento del lucro realizzato in seguito alla violazione) per effetto delle violazioni dell’importatore come se si trattasse di prodotti contraffatti;

c) il riconoscimento al titolare di un risarcimento economico per tali violazioni dell’importatore sia soggetto al principio di proporzionalità.

d) In caso di soluzione negativa, su quali basi debba essere concesso l’indennizzo, dato che i prodotti di cui trattasi sono stati immessi sul mercato [dello Spazio economico europeo] dal titolare o con il suo consenso».

Osservazioni preliminari

«(…) l’art. 7, n. 2, della direttiva [89/104] dev’essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico, qualora l’importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio, a meno che

Sulla seconda questione, lett. a), relativa alla nozione di «riconfezionamento»

Sulla prima questione, lett. b), e sulla seconda questione, lett. c), relative all’applicazione del requisito della necessità del riconfezionamento alle modalità e allo stile di quest’ultimo

Sulla prima questione, lett. c), e sulla seconda questione, lett. d), relative al requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio

Sulla prima questione, lett. d), e la seconda questione lett. e), relative alle circostanze che possono nuocere alla reputazione del marchio

possa o meno nuocere alla reputazione del marchio rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare con riferimento alle specifiche circostanze di ciascuna fattispecie.

Sulla prima questione, lett. a) ed e), nonché sulla seconda questione, lett. b), relative all’onere della prova

e che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato.

Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, è sufficiente che l’importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortiori, per il requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Una volta che l’importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest’ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare del marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione e a quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subìto un pregiudizio.

Sulla terza questione, relativa alle conseguenze del mancato preavviso

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, dev’essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale, dotato di un’etichetta esterna aggiuntiva apposta dall’importatore, a meno che:

2) Il requisito secondo cui il riconfezionamento del prodotto farmaceutico – mediante una nuova confezione dello stesso e la riapposizione del marchio, ovvero mediante l’apposizione di un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto – dev’essere necessario alla sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, essendo uno dei requisiti che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo, di opporsi alla commercializzazione di cui sopra, riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con i quali tale riconfezionamento viene effettuato.

3) Il requisito secondo cui, quando l’importatore parallelo abbia realizzato una nuova confezione del prodotto, riapponendovi il marchio, oppure abbia applicato un’etichetta sulla confezione contenente il prodotto, la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, quale requisito necessario affinché quest’ultimo non possa legittimamente opporsi, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico, non può essere circoscritto ai soli casi di riconfezionamento difettoso, di cattiva qualità o grossolano.

4) L’accertare se il fatto che l’importatore parallelo:

possa o meno nuocere alla reputazione del marchio rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare con riferimento alle specifiche circostanze di ciascuna fattispecie.

5) In fattispecie come quelle di cui alle cause principali, grava sugli importatori paralleli l’onere di dimostrare l’esistenza dei requisiti secondo cui

e che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato.

Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, è sufficiente, tuttavia, che l’importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortiori, per il requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non dev’essere atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Una volta che l’importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest’ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare del marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione e a quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subìto un pregiudizio.

6) Un importatore parallelo, qualora abbia omesso di dare al titolare del marchio il preavviso relativo a un medicinale riconfezionato, viola i diritti del titolare stesso in occasione di ogni successiva importazione del prodotto stesso, fintanto che non abbia fornito il preavviso. La sanzione conseguente a tale violazione deve rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia della direttiva 89/104, come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo. Una misura nazionale che, a fronte di una siffatta violazione, attribuisca al titolare del marchio il diritto ad un risarcimento economico a condizioni analoghe a quelle previste in caso di contraffazione non sembra, di per sé, contraria al principio di proporzionalità. Spetta tuttavia al giudice nazionale determinare caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’entità del risarcimento economico, tenendo conto, segnatamente, della portata del danno subìto dal titolare del marchio in ragione della violazione commessa dall’importatore parallelo.

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